每周评论：涉外定牌加工商标侵权判定应考虑的四个因素

前文提要

根据上几期公众号的分析，我们认为，法院对涉外定牌商标侵权案件的审理与裁判，应当回归“本位”，彻底摆脱空洞的理论和错误的逻辑，采取理性务实的做法，不去追求所谓的同案同判，立足商标法第五十七条的相关规定，遵循商标法的一般理论和生活基本常识，把相关的因素逐一考察，最后根据个案情况做出公平公正合理的裁判。

一

商品与商标

在涉外定牌加工商标侵权案件中，相同或类似商品、相同或近似商标的问题几乎不会有争议，我们也不再讨论。我们注意到，最高法院在PRETUL案和“东风”案中都没有专门讨论商品与商标的问题，这与最高法院将注意力集中在商标法第四十八条上有关。在回归第五十七条本位之后，法院在审理案件时，应注意审查是否存在着第五十七条第（一）项相同商品相同商标的情形。之所以要强调这个问题，是因为第五十七条第（二）项规定的侵权构成要件与第（一）项有所不同，而这个不同涉外定牌加工商标侵权案件中又有特别的意义。

关于商标使用侵权的构成要件，学术界普遍地将混淆可能性作为其中一个，但立法上直到2013年商标法修改得到反映。2013年修改后的商标法将原来的在相同或类似商品上使用相同或近似的表述一拆为二，第五十条第（一）项规定了相同商品相同商标的情形，其余情形放在第（二）项中并增加了“容易导致混淆”的要件。第五十七条第（一）项虽然没有规定“容易导致混淆”，但参照各国的普遍做法及TRIPS协定的要求，这里实际上还是存在“推定容易导致混淆”的。问题就出在这个“推定”上，在没有推定的情况下，被告还可以通过反驳或提供反证来推翻原告的主张，但在推定的情况下，被告只能通过实实在在的证据来推翻法律的推定，反驳或逻辑推理都是没有用的。只要被告不能提供相反的证据，“推定”就变成法律上的“确定”。

问题的特别之处就在于：加工产品全部出口，没有在国内市场销售，被诉侵权人如何去通过证据来证明那个已被推定的“容易导致混淆”呢？

“容易”就已经够模糊了，被诉侵权人反驳或反证的空间本身就极为有限。现在又加上了“推定”，被诉侵权人要推翻这一推定的“可能性”近乎为零，跟不把“容易导致混淆”作为构成要件在实施效果没有实质差异。我们不清楚这是不是第五十七条第（一）项根本就没有提“容易导致混淆”的原因。如果产品在市场上销售，被诉侵权人在理论上还是有一定的可能从市场上找到一两个没有发生误认误购的相关公众（如识假未买或知假买假），在产品全部出口的情况下，被诉侵权人的唯一办法就是进行消费者认知调查。这对于被诉侵权人来说是不可能完成的任务。

因此，纵使涉外定牌加工有千般特殊性，只要落入商标法第五十七条第（一）项的范围，法院恐怕也不敢主动以“没有混淆误认”等说辞来代替被诉侵权人必须提供的有效证据来推翻法律的推定，认定侵权那就是铁板钉钉的！我们大胆揣测，最高法院在PRETUL案和“东风”案中一定要从“没有混淆误认”绕到权利人商标的识别功能，再绕到第四十八条“用于识别商品来源”，以不构成商标法意义上的使用为由来认定不构成侵权，是不是刻意地要回避第五十七条第（一）项的适用呢？要不然的话，为什么不从“没有混淆误认”直接去认定不能满足第五十七条第（二）项明确规定或第（一）项隐藏着的“容易导致混淆”？

二

混淆可能性

混淆可能性在我国商标法上的表述为“容易导致混淆”。在商标侵权认定中，混淆可能性虽然是一个构成要件，但被告要反驳或反证起来也很难，而且类似商品和近似商标的判断都会考虑到相关公众混淆的问题，因此，在通常情况下，混淆可能性能够成为争议焦点的案件应该是不多见的。涉外定牌加工的产品全部出口，没有在国内市场销售，因而有不少人认为即使按照第五十七条来认定也不构成侵权。最高法院在PRETUL和“东风”两案中虽然都没有适用商标法第五十七条，但都认为没有混淆误认。这其实是一种很不精确的说法，“没有混淆”究竟是没有发生实际混淆还是不存在混淆可能性，在含义上存在着根本区别。不存在混淆可能性当然不可能发生实际混淆，发生实际混淆是存在混淆可能性的最强有力的证据，但没有发生实际混淆并不能当然排除存在混淆可能性。

此外，实际混淆需要权利人通过相关公众确实发生了混淆的证据来证明，没有证据或证据不被法院采信就等于没有发生实际混淆。而混淆可能性一般并不需要权利人提供相关公众混淆的证据，只要证明两个商标的近似程度、被诉侵权人使用商标的方式等，就可以推断出来。而被诉侵权人则需要提供证据来证明没有混淆的可能性或虽有可能性并达不到法律要求的高度。除了消费者认知调查之外，被诉侵权人很难有别的证据。而消费者调查无论在证据形式还是证明力上，都存在极大的不确定性，加之“可能性”和我国商标法上的“容易”本身就具有很大模糊性，法官自由裁量空间很大。权利人的质证和法官的自由裁量权，消费者认知调查的可采信度通常很低。因此，在实务中，相同或类似商品/相同或近似商标一旦确认，被诉侵权人的行为被认定为侵权行为的“可能性”就很大。

三

恶意抢注

涉外定牌加工商标纠纷经常与商标抢注联系在一起，不是国内权利人在中国抢注了境外委托人的商标，就是境外委托人在境外抢注了国内权利人的商标。PRETUL案和“东风”案都涉及到这个问题。

境外委托人在境外抢注国内权利人的商标，不属于中国司法管辖的范围，中国法院不宜对抢注的法律问题进行讨论或评价，但也不能不考虑抢注对国内权利人的不利影响。简单地说，境外委托人能够利用其抢注的商标来控制甚至阻断国内权利人的商品在境外的销售渠道，在中国市场上获得其本不该享有的利益，而被诉侵权人的加工出口活动在客观上剥夺了国内权利人的出口机会并削弱了权利人在国内加工或出口问题对境外委托人的竞争能力或谈判地位。

商标抢注虽然发生在中国司法管辖范围之外，但这种行为却在中国境内对中国企业产生了不利后果，使中国企业根据中国商标法应当享有的合法利益受到损害或真实的损害威胁。对于境外抢注行为在境内发生的损害后果，中国法院应当适用中国法律予在裁处，不能置之不理。不加区别地认为涉外定牌加工中的商标使用不构成侵权，就间接地承认了境外抢注在中国的合法性，并允许境外委托人在中国可以“合法”地损害国内权利人的合法权益。无论在法律上还是经济上，这都是不能接受的。

至于国内权利人恶意抢注境外委托人商标的问题，我国现行商标法已经有多个条款可以适用，这里就不展开讨论了。

四

损害

在认定被诉侵权人的使用构成商标侵权的情况下，权利人的损失认定是一个复杂的问题。对这个问题，应当从两个方面来分析：一方面，加工商品全部出口，不会挤占权利人的国内市场，不会影响权利人商品在国内市场的销售。因此，我们可以说权利人几乎没有遭受直接的经济损失。但是，另一方面，被诉侵权人的行为可能会给权利人造成间接或非金钱损失。最高法院在“东风”案中认为上柴公司无法将其使用了“东风”商标的产品合法出口到境外委托人所在国家（印尼），被诉侵权人的行为对上柴公司在印尼境内争取竞争机会和市场利益并未造成实质损失。

这里是非常正确的，但它忽略了一个问题：上柴公司在中国基于其“东风”商标而应获得的商业机会是否受到被诉侵权人的行为的影响。在正常情况下，上柴公司的产品虽然不能合法地进入印尼市场，但印尼的公司也只能从上柴公司购买或委托上柴公司代为加工。在印尼的公司缺乏生产能力的情况下，上柴公司有较为充分的机会与印尼的公司达成双赢的安排，而且还有可能在谈判中处于优势地位，从而独享商品出口的收益。被诉侵权人的行为使上柴公司失去了这种机会，这也是一种损害。至于这种损害是否应当由被诉侵权人赔偿，则是另外一回事。

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